Dopo aver trattato il tema “Brexit e GDPR” nel precedente approfondimento dello speciale, oggi analizzeremo le possibili conseguenze della Brexit relativamente alle tematiche connesse alla proprietà intellettuale, concentrandoci in particolare sui marchi europei.
Ma andiamo con ordine.
Dal momento che le diverse proposte di accordo sulla Brexit sono state bocciate dal parlamento inglese, cerchiamo di capire cosa succederebbe ai marchi registrati in UE in caso di uscita senza accordo il 31 gennaio 2020.
Prima di cominciare la lettura, per un’introduzione sul Marchio Europeo, clicca qui.
- Soggetto europeo titolare di marchio europeo
In mancanza di un accordo, il 31 gennaio 2020 i marchi europei continueranno ad essere tutelati nel territorio dell’Unione Europea ma non più nel Regno Unito, in quanto verrebbe considerato “paese terzo” (come previsto dall’art. 1 (2) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (UE) 2017/1001).
Tuttavia, nelle linee guida pubblicate dal governo inglese e aggiornate al 17 ottobre 2019, si afferma che il Regno Unito fornirà ai titolari di marchi europei un marchio nazionale equivalente a quello europeo che avrà validità dalla data di uscita dall’UE. La data di inoltro della domanda di marchio rimarrà quella del marchio Europeo e il nuovo marchio inglese avrà lo status legale di un qualsiasi altro marchio registrato presso l’ufficio marchi inglese. Inoltre, viene specificato che non sarà necessario pagare per ottenere il certificato di marchio inglese equivalente al proprio marchio Europeo. Inoltre, non sarà fornita alcuna copia del certificato di registrazione, ma i relativi dettagli saranno disponibili sul portale gov.uk.
In definitiva, questi marchi saranno soggetti alla legislazione del Regno Unito e dovranno essere rinnovati nel Regno Unito. Allo stesso modo, gli stessi titoli di proprietà intellettuale potranno essere dati in licenza secondo le norme previste dal diritto inglese, indipendentemente dalle previsioni del diritto UE.
- Soggetto europeo con marchio europeo in fase di registrazione
Il soggetto europeo che abbia inoltrato una domanda di registrazione di marchio europeo e al 31 gennaio 2020 il marchio non sia ancora stato registrato, questi dovrà inviare un’ulteriore domanda nel Regno Unito per tutelare il proprio marchio anche in questo paese. A questo proposito, il Regno Unito garantirà, per un periodo di 9 mesi dalla Brexit, il diritto di presentare una domanda di registrazione per un marchio equivalente, con il mantenimento della stessa data di deposito del marchio europeo (dunque antecedente all’invio della domanda per la registrazione del marchio nel Regno Unito).
Tuttavia, in questo caso, dovranno essere corrisposti i costi per la registrazione del marchio nel Regno Unito.
- Azienda con sede nel Regno Unito, titolare di marchio europeo
La proprietà del marchio europeo continuerà ad essere regolata dalla legge del paese Europeo in cui il titolare del marchio ha una sede. Nei casi non contemplati dall’art.19 del regolamento Europeo sui marchi sarà applicato il diritto spagnolo (paese in cui è situato l’Ufficio Marchi Europeo – EUIPO).
Altri cambiamenti si verificheranno per quanto riguarda la possibilità per soggetti britannici di agire direttamente presso l’ufficio Europeo Marchi in caso di controversie. Se, infatti, il soggetto residente in un paese terzo può autonomamente inviare la domanda di registrazione del marchio, per la rappresentanza dinnanzi all’Ufficio Marchi dovrà essere assistito da “mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio o da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi;” (art. 120 (1)(a) del Regolamento Europeo Marchi.
Di seguito alcuni link utili:
Changes to trade mark law after Brexit
EUIPO – Impact of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on the European Union
trade mark and the Community design
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