Dopo aver trattato il tema “Brexit e GDPR”  nel precedente approfondimento dello speciale, oggi analizzeremo le possibili conseguenze della Brexit relativamente alle tematiche connesse alla proprietà intellettuale, concentrandoci in particolare sui marchi europei.

Ma andiamo con ordine.

In seguito al voto del parlamento inglese del 15 gennaio, sembra sempre più probabile uno scenario di “No Deal”, ovvero un’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea senza accordo. Se questo dovesse accadere, UE e Regno Unito non adotteranno i provvedimenti concordati dai rispettivi negoziatori, inclusi nel cosiddetto “Brexit Deal”. In particolare, nella bozza di accordo era previsto che il titolare di un marchio europeo diventasse, entro il 31 dicembre 2020 (fine del periodo transitorio), titolare di un diritto valido nel Regno Unito per il medesimo segno distintivo e gli stessi servizi (senza un ulteriore esame o particolari oneri per i titolari).

Dal momento che l’accordo è stato bocciato, cerchiamo di capire cosa succederebbe ai marchi registrati in UE in caso di uscita senza accordo il 29 marzo 2019.
Prima di cominciare la lettura, se non sai che cos’è un marchio europeo, clicca qui.

  • Soggetto europeo titolare di marchio europeo

In mancanza di un accordo, il 29 marzo 2019 i marchi europei continueranno ad essere tutelati nel territorio dell’Unione Europea ma non più nel Regno Unito, in quanto verrebbe considerato “paese terzo” (come previsto dall’art. 1 (2) del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea (UE) 2017/1001). Da parte dell’Unione Europea non è stata fornita alcuna garanzia in merito alla parziale trasformazione dei marchi europei in marchi del Regno Unito.

Tuttavia, nelle linee guida in caso di hard Brexit, pubblicate dal governo inglese e aggiornate al 17 gennaio, si afferma che il Regno Unito predisporrà un sistema per garantire la protezione dei marchi europei nel Regno Unito anche dopo il 29 marzo. Nel dettaglio, il Regno Unito fornirà ai titolari di marchi europei un marchio nazionale equivalente a quello europeo (“con un minimo onere amministrativo”) che avrà validità dalla data di uscita dall’UE.

Non è ancora dato sapere cosa dovranno affrontare i brand owner per convertire i marchi europei in marchi britannici. Di conseguenza, questi marchi saranno soggetti alla legislazione del Regno Unito e dovranno essere rinnovati nel Regno Unito. Allo stesso modo, gli stessi titoli di proprietà intellettuale potranno essere dati in licenza secondo le norme previste dal diritto inglese, indipendentemente dalle previsioni del diritto UE.

  • Soggetto europeo con marchio europeo in fase di registrazione

In caso di No Deal, il soggetto europeo che abbia inoltrato una domanda di registrazione di marchio europeo e al 29 marzo il marchio non sia ancora stato registrato, questi dovrà inviare un’ulteriore domanda nel Regno Unito per tutelare il proprio marchio anche in questo paese. A questo proposito, il Regno Unito garantirà, per un periodo di 9 mesi dalla Brexit, il mantenimento della stessa data di deposito del marchio europeo (dunque antecedente all’invio della domanda per la registrazione del marchio nel Regno Unito).

  • Azienda con sede nel Regno Unito, titolare di marchio europeo

La proprietà del marchio europeo continuerà ad essere regolata dalla legge del paese Europeo in cui il titolare del marchio ha una sede. Nei casi non contemplati dall’art.19 del regolamento Europeo sui marchi sarà applicato il diritto spagnolo (paese in cui è situato l’Ufficio Marchi Europeo – EUIPO).

Altri cambiamenti si verificheranno per quanto riguarda la possibilità per soggetti britannici di agire direttamente presso l’ufficio Europeo Marchi in caso di controversie. Se, infatti, il soggetto residente in un paese terzo può autonomamente inviare la domanda di registrazione del marchio, per la rappresentanza dinnanzi all’Ufficio Marchi dovrà essere assistito da “mandatari abilitati iscritti nell’elenco tenuto dall’Ufficio o da avvocati che siano abilitati a esercitare in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e abbiano domicilio professionale nello Spazio economico europeo, purché possano agire in tale Stato membro quali mandatari in materia di marchi;” (art. 120 (1)(a) del Regolamento Europeo Marchi.

Di seguito alcuni link utili:

Uk Government – Trade marks and designs if there’s no Brexit deal

Conseguenze del ritiro del Regno Unito dall’UE: MUE e DMC

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